La transposition en droit français du « Paquet Marques »

 

Le 16 décembre 2015, le Parlement européen a adopté la directive (UE) 2015/2436, dite « Paquet Marques », ayant pour but d’harmoniser et de moderniser le droit des marques au sein de l’Union européenne.

Transposée en droit français au sein du Code de la propriété intellectuelle (« CPI ») notamment par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services et par le décret d’application n°2019-1316 du 9 décembre 2019, les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, à l’exception de celles relatives à la procédure en nullité et en déchéance qui seront applicables à compter du 1er avril 2020.

Considérée comme la réforme la plus importante du droit des marques depuis de nombreuses années, elle a des incidences significatives tant en droit matériel qu’en droit procédural.

 

Focus sur ses principales conséquences juridiques et pratiques

 

Procédure de dépôt d’une marque Procédure d’opposition

Procédure de déchéance et de nullité

Nouvelle définition de la notion de « marque » supprimant l’exigence de représentation graphique (réécriture de l’article L711-1 du CPI). Cet assouplissement permet d’englober un nombre plus important de signes susceptibles de dépôt en tant que marques, comme les marques sonores, les marques multimédia, les marques olfactives, etc.

Suppression de la distinction entre marques figuratives et semi-figuratives. Les marques semi-figuratives sont regroupées sous les marques figuratives.

Nouveaux tarifs de dépôt et possibilité de déposer une marque pour une seule classe : le forfait pour trois classes est supprimé et un système de taxe par classe est institué : pour un dépôt dans une seule classe, la taxe est de 190 euros, avec une taxe de 40 euros par classe supplémentaire au-delà de la première classe.

Possibilité désormais de fonder une opposition sur plusieurs droits antérieurs – notamment les dénominations sociales, les noms commerciaux, enseignes et noms de domaines, les indications géographiques enregistrées, le nom, l’image ou la renommée d’une entité publique – à condition qu’ils appartiennent au même titulaire (art. L712-4 du CPI).

Renforcement de la preuve de l’usage de la marque lors de l’opposition d’une marque antérieure (art. L712-5-1 du CPI) : lorsque la marque antérieure est enregistrée depuis plus de 5 ans au moment de la date de dépôt de la marque opposée, il faudra prouver l’usage de la marque antérieure (emballages, documents marketing, photographies, factures, etc) pour chaque produit ou service invoqué. A défaut de rapporter cette preuve d’usage, la demande d’opposition sera rejetée.

Evolutions procédurales :

Le délai pour formuler opposition est toujours de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement au BOPI (article L712-3 du CPI). Toutefois, l’opposant pourra fournir, dans un délai d’un mois supplémentaire, l’exposé des moyens tiré de la comparaison des produits et des services et celui de la comparaison des signes (article 4 II. de la décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 de l’INPI) ;

L’opposition devient une procédure contradictoire, avec jusqu’à trois échanges possibles de chacune des parties, comprenant une phase d’instruction au terme de laquelle le directeur de l’INPI devra statuer sur la demande d’opposition (article L712-5 du CPI).

L’INPI rendra une décision définitive (le projet de décision est supprimé), qui sera susceptible d’appel devant la Cour d’appel.

Le délai de 6 mois imposé à l’INPI pour statuer sur l’opposition est supprimé, ce qui rend la durée de la procédure d’opposition incertaine.

A compter du 1er avril 2020 et afin de « déjudiciariser une partie du contentieux technique », compétence exclusive de l’INPI pour :

l’ensemble des actions formées à titre principal en déchéance (défaut d’usage, dégénérescence, induction du public en erreur) ;

les actions formées à titre principal en nullité sur des motifs absolus (absence de caractère distinctif) et sur des motifs relatifs (existence de droit antérieur).

S’agissant plus précisément de l’action en nullité :

Renforcement de la preuve de l’usage de la marque antérieure enregistrée depuis plus de 5 ans pour chaque produit ou service (art. L716-2-3 du CPI) – Preuve de 2 usages :

1) preuve d’un usage sérieux au cours des 5 années précédant la date à laquelle la demande en nullité a été formée ;

2) preuve d’un usage sérieux au cours des 5 années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure.

Imprescriptibilité de l’action en nullité, sauf si elle est fondée sur une marque notoire, prescrite dans ce cas par 5 ans à compter de la date d’enregistrement de ladite marque notoire.

Ces actions en déchéance et nullité ne nécessitent pas la preuve d’un intérêt à agir.

Le directeur de l’INPI statue au terme d’une procédure contradictoire comprenant une phase d’instruction. Sa décision produit les mêmes effets qu’un jugement.

Les tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires au 1er janvier 2020, seront désormais compétents en cas :

– d’action en nullité, lorsqu’elle est fondée sur une atteinte à un droit d’auteur, un droit sur les dessins et modèles ou un droit de la personnalité ;

– d’action en nullité et déchéance, lorsque les demandes sont connexes à toute autre demande relevant de leur compétence (par exemple, lors d’une demande en concurrence déloyale) ;

– d’action en nullité et déchéance, lorsque des mesures probatoires, provisoires ou conservatoires ont été ordonnées pour faire cesser une atteinte à un droit de marque et que ces mesures sont en cours d’exécution avant une action au fond.

 

Recommandations

 

En raison de ce nouveau cadre législatif, nous recommandons désormais de réaliser des analyses plus approfondies des classes de produits et services lors des dépôts de marque, de prévoir une surveillance accrue des marques d’ores et déjà déposées et de redéfinir la stratégie de réactivation d’anciennes marques.

S’agissant des nouvelles exigences en matière de preuves d’usage, nous ne pouvons que conseiller aux titulaires de marques de préparer et conserver régulièrement des preuves d’usage de leurs marques, et de réaliser des sondages de notoriété desdites marques afin de pouvoir les protéger.

Sur le long terme, ces nouvelles règles vont certainement avoir pour conséquence :

  • une diminution des demandes de dépôt compte tenu de l’augmentation des taxes d’enregistrement et du renforcement des critères relatifs à la preuve d’usage des marques ;
  • un désengorgement des tribunaux judiciaires qui étaient compétents en la matière jusqu’à présent, en raison des compétences accrues de l’INPI pour examiner les actions en nullité et en déchéance pour certaines demandes.

 


PAULINE JACQUEMIN - CUNY

PAULINE JACQUEMIN - CUNY

Avocate

Titulaire d’un Master II Droit du Multimédia et de l’Informatique et d’un Master II Droit Européen des Affaires de l’Université Paris II.
CORA ATALA CUBELLS

CORA ATALA CUBELLS

Avocate aux Barreaux de Paris et de Barcelone

Titulaire d’une Licence en Droit Espagnol par l’Universitat Pompeu Fabra, d’un Master 1 en Droit par l’University College of Dublin et d’un Master 2 en Droit Européen et International des Affaires par l’Université Paris Dauphine-PSL (Paris IX)